一 基本案情

（一）當事人和代理人基本情況

上訴人：AY公司

委托代理人：賀文華，廣東金橋百信律師事務所律師

      陳文婷，廣東金橋百信律師事務所律師

被上訴人：某某知識產權局

（二）案件基本情況

AY公司戰略性決定在資本投資、金融評估、金融服務等行業布局，在第36類相關服務上向某某知識產權局申請注冊“AY”商標，申請號為“2071××××”，商標局認為該商標與BS公司在類似服務項已注冊的第334××××號“五星AY”商標近似，駁回AY公司在資本投資、金融評估、金融服務燈服務項上使用“AY”商標的注冊申請，AY公司向商標評審委員會提起駁回復審，商標評審委員會經過復審，作出了申請商標在復審服務上的注冊申請予以駁回的決定，AY公司遂向某某知識產權法院提起行政訴訟，但是某某知識產權法院還是駁回了AY公司的訴訟請求，維持商標評審委員會的駁回復審決定，本案進入二審程序。

（三）爭議焦點

訴爭商標是否違反《商標法》第三十條“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告”的規定。

二 各方意見

上訴人AY公司認為：（一）訴爭商標“AY”與第334××××號引證商標“五星AY”不構成使用在類似服務上的近似商標。其一，在整體上來看，訴爭商標“AY”與引證商標“五星AY”，存在明顯區別；其二，AY公司的第194××××號“AY及圖”商標早已成為馳名商標以及第623××××號“AY”商標為某某省著名商標，此外，AY公司是國內知名企業，其字號為“AY”，能夠與上訴人一一對應起來，其區分商品或服務來源的功能得以增強，能夠進一步與“五星AY”區別開來，不會導致消費者混淆。

（二）引證商標“五星AY”已經因三年不使用被商標局撤銷，盡管目前處于撤三復審程序中，但引證商標是否合法有效處于效力待定，本案的審理應當中止。

被上訴人某某知識產權局認為：申請商標“AY”完整的包含于引證商標“五星AY”之中，在漢字構成、呼叫上相近，已構成近似標識，兩商標共同使用在同一種或類似服務上，易使消費者對服務來源產生混淆，訴爭商標與引證商標構成使用在相同或類似服務上的近似商標，違反了《商標法》第三十條的規定。

三 審理結果及理由

某某市高級人民法院判決：一、撤銷某某知識產權法院（2018）某××行初××××號行政判決書；二、撤銷原某某工商行政管理總局商標評審委員會作出的商評字［2018］第××××號《關于第2071××××號“AY”商標駁回復審決定書》；三、某某知識產權局就AY公司針對第2071××××號“AY”商標提出的駁回復審申請重新作出決定。

某某市高級人民法院認為：商標法第三十條規定，申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十八條規定，人民法院審理商標授權確權行政案件的過程中，商標評審委員會對訴爭商標予以駁回、不予核準注冊或者予以無效宣告的事由不復存在的，人民法院可以依據新的事實撤銷商標評審委員會相關裁決，并判令其根據變更后的事實重新作出裁決。本案中，原審法院和商標評審委員會認定訴爭商標與引證商標構成使用在類似服務上的近似商標雖無不當。但是，在二審訴訟期間，引證商標在全部核定使用服務上被撤銷注冊，專用權終止。該事實導致訴爭商標是否應予初步審定的權利障礙發生根本性變化，即訴爭商標在指定的復審服務上的在先權利障礙已經消失。故本院對被訴決定及原審判決的結論予以糾正。商標評審委員會應當在已經發生變化的事實基礎上重新作出復審決定。

四 辦案體會

訴爭商標是否能夠予以核準，引證商標的合法有效狀態是關鍵因素，如果引證商標最終因三年不使用被撤銷，訴爭商標就能夠予以核準，但是在本案一審程序中，引證商標雖然被撤銷，但BS公司提出了復審，一審法院并沒有因引證商標被撤銷而認為訴爭商標可以核準注冊，也沒有因為引證商標的狀態處于效力待定而中止本案審理。這與商標侵權訴訟的程序有些不同，在商標侵權訴訟程序中，如果權利商標被撤銷但尚未公告的情況下，法院幾乎作出駁回起訴的裁定。但在商標確權案件中，法院往往注重的是引證商標的法律狀態，如果引證商標即使被撤銷，但尚未公告的情況下，法院仍然會認為引證商標為有效商標，而且不會因為引證商標的狀態處于效力待定而中止案件的審理。這種情況下，作為代理律師，一方面需要在程序上提出中止審理的請求，另一方面，積極與審理法官進行溝通，合理表達訴求，爭取法官的理解，即使在不中止案件的情況下，也要盡可能地在審限范圍內等待引證商標的被撤銷狀態的公告再作出判決。